Benelux

Een registratie alleen in Nederland is niet mogelijk. Sinds 1971 is er één gezamenlijk merkenbureau voor de Benelux (België, Nederland en Luxemburg): het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

 

Aanvraagprocedure

Na indiening wordt de merkaanvrage getoetst op formele eisen (o.a. gegevens merkhouder, classificatie en betaling). Daarna wordt de aanvrage gepubliceerd en kunnen derden oppositie indienen als zij over oudere rechten beschikken [zie Oppositie en doorhaling]. In de tussentijd wordt er getoetst of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft of dat er andere gronden tot weigering zijn zoals misleiding. Een aanvraagprocedure zonder problemen duurt ongeveer 3 maanden. Tegen betaling van extra taksen kan om een spoedprocedure gevraagd worden om snel een bewijs van inschrijving te krijgen, maar dat kan wel achteraf alsnog worden geweigerd.

 

Europese Unie

Het is sinds 1996 mogelijk een registratie voor de Europese Unie te verwerven bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

De volgende landen zijn lid van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (zonder Groenland en de Faeröer Eilanden), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief de overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin, Mayotte), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (zonder Caribisch Nederland), Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië en Zweden.

De registratie wordt automatisch uitgebreid als er een land toetreedt tot de Europese Unie. De bescherming voor dat land geldt vanaf de datum van toetreding.

LET OP! Noorwegen, Zwitserland en sinds de Brexit het Verenigd Koninkrijk zijn geen lid van de Europese Unie! Bescherming voor deze landen kan worden verkregen via een internationale registratie [zie Merken Internationale registratie].

 

Aanvraagprocedure

Na indiening wordt de merkaanvrage gecontroleerd op formele eisen (o.a. gegevens merkhouder, classificatie en betaling). Daarna wordt de aanvrage gepubliceerd en kunnen derden oppositie indienen als zij over oudere rechten beschikken [zie Oppositie en doorhaling]. In de tussentijd wordt er getoetst of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft of dat er andere gronden tot weigering zijn. Een aanvraagprocedure zonder problemen duurt ongeveer 6 maanden.

 

Senioriteit

Het is mogelijk de senioriteit van oudere nationale inschrijvingen in de Lidstaten in een Europese registratie in te bouwen, waarna die nationale merkregistraties kunnen vervallen wat besparingen oplevert, omdat er geen kosten meer hoeven te worden gemaakt voor de vernieuwing.

 

Voor- en nadelen

Het voordeel van een merkregistratie voor de gehele Europese Unie is dat er via één inschrijving bescherming verkregen wordt voor een groot aantal landen tegen een relatief laag bedrag. Bovendien hoeft het merk slechts in een deel van de Europese Unie gebruikt te worden ter instandhouding van de rechten voor het gehele territorium. Het nadeel is dat als het merk bij een oppositie of doorhaling [zie Oppositie en doorhaling] gebaseerd op oudere rechten in slechts één Lidstaat wordt geweigerd de gehele inschrijving vervalt. Het is dan wel mogelijk om met behoud van prioriteit aparte aanvragen te verrichten voor de overige van belang zijnde landen, maar dat brengt extra kosten met zich mee.

Internationale registratie

Met de totstandkoming van de Overeenkomst van Madrid werd in 1891 een begin gemaakt met het systeem van een internationale registratie voor diverse landen in één inschrijving. Registraties en het onderhoud daarvan worden sinds 1967 administratief verwerkt door het World Intellectual Property Office (WIPO).

 

Protocol van Madrid

Om een aantal landen over de streep te trekken, die aanvullende eisen hadden, is er een tweede verdrag opgesteld in 1989: het Protocol van Madrid. Inmiddels zijn alle landen lid van het Protocol, waarna dit verdrag leidend is geworden.

 

Landen

Een internationale registratie is een bundel van registraties voor diverse landen. Er kan alleen gekozen worden voor landen die aangesloten zijn bij het Protocol van Madrid. Momenteel zijn dat ruim 100 landen en er treden regelmatig nieuwe landen toe. Het varieert van landen in Europa tot diverse landen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. Een overzicht van de huidige landenlijst sturen wij u op verzoek graag toe.

 

Procedure

Een internationale registratie voor een Nederlandse (rechts)persoon moet gebaseerd worden op een Benelux-registratie of een registratie in de Europese Unie. Er moet opgegeven worden voor welke landen de registratie is gewenst. Er dienen per land vastgestelde taksen betaald te worden. De internationale registratie kan op elk gewenst moment uitgebreid worden met meer landen als daar belangstelling voor is.

Het bewijs van inschrijving van een internationale registratie wordt na ongeveer 6 maanden afgegeven door WIPO, maar deze inschrijvingen worden achteraf pas door de nationale merkenbureaus van de gekozen landen getoetst. Daardoor kan de internationale registratie nog tot 18 maanden na de inschrijvingsdatum geweigerd worden op diverse gronden, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, oudere overeenstemmende registraties, lokale classificatie-eisen of door opposities op grond van oudere (merk-)rechten [zie Oppositie en doorhaling].

 

Behoud senioriteit

Indien een internationale registratie ook wordt verricht voor een land waar al een nationale inschrijving van het identieke merk voor identieke waren / diensten ten name van dezelfde rechthebbende bestaat, dan kunnen de oudere rechten van deze nationale inschrijving in de internationale registratie worden ingebouwd, waarna die nationale merkregistraties kunnen vervallen. Dit levert besparingen op, omdat er geen kosten meer hoeven te worden gemaakt voor de vernieuwing. Het is raadzaam de senioriteit in de registers te laten aantekenen.

Nationale registratie

Naast de Europese Unie en een internationale registratie [zie merken internationaal] blijft er nog een groot aantal landen over waar er in het land zelf een nationale aanvrage verricht moet worden. Wij werken al jarenlang samen met vaste kantoren die ter plaatse een aanvrage verrichten. In sommige landen kan de aanvraagprocedure wel vele jaren duren.

 

OAPI

Een aantal Afrikaanse landen heeft een gezamenlijk registratiesysteem, vergelijkbaar met dat van de Europese Unie genaamd OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle). OAPI kan ook in een internationale registratie worden meegenomen. Een overzicht van de huidige landenlijst sturen wij u op verzoek graag toe.

Juiste tenaamstelling

Het is raadzaam bij merkinschrijvingen steeds de juiste (statutaire) handelsnaam en het huidige adres te vermelden. Nalaten daarvan houdt het gevaar in dat een beroep op de inschrijving niet ontvankelijk wordt verklaard. Voor het buitenland komt daar nog bij dat het merkenbureau soms post waarin een termijn wordt gesteld rechtstreeks naar de merkhouder stuurt. Gaat de betreffende brief onbestelbaar retour dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de betreffende merkregistratie.

 

Merkenbewaking

Het is belangrijk dat uw merk uniek blijft door op te treden tegen derden die hetzelfde of een overeenstemmend merk aanvragen. Als u dit niet doet kan de geldigheid van het merk in twijfel worden getrokken en zal de merknaam aan waarde verliezen. Het merkrecht kan dan verwateren zoals o.a. gebeurde met ASPIRINE en WALKMAN.

Een in de bewaking opgenomen merk wordt vergeleken met publicaties van nieuwe merkaanvragen in het gebied waarvoor de bewaking geldt. Als er gelijkende merken worden gevonden dan melden wij dat aan u. Deze bewakingsdienst wordt zelfstandig uitgeoefend door een extern hierin gespecialiseerd bedrijf, dat ook kan laten controleren op allerlei exotische talen en schriften, wat geen enkel merkbureau zelf kan.

 

Merk gebruiken

Als een merk gedurende 5 jaar (in sommige landen is de termijn 3 jaar) niet gebruikt wordt, is het vatbaar voor vervallenverklaring op verzoek van iedere belanghebbende. De merkenrechten herleven zodra het merk weer in gebruik wordt genomen. Het gebruik moet “normaal” zijn, d.w.z. niet louter bestemd om het merkrecht in stand te houden. Het moet gaan om commercieel gebruik. Het gebruik dient meestal door de merkhouder bewezen te worden. Het is daarom verstandig om per land documenten waaruit dat gebruik kan blijken, zoals facturen, verpakkingen, folders, gedateerde advertenties, enz. te bewaren.

 

Vernieuwen

In bijna alle landen is een registratie 10 jaar geldig en kan weer voor 10 jaar verlengd worden. In veel landen kan dat nog tot 6 maanden na de vervaldatum tegen betaling van extra taksen. Een aantal landen eist dat er bij de vernieuwing of in de tussenliggende periode (meestal na 5 jaar) bewezen of verklaard wordt dat het merk nog in commercieel gebruik is. Enkele landen eisen dat er jaarlijks instandhoudingstaksen betaald worden.

Oppositie

Binnen een vastgestelde termijn na publicatie van een nieuwe aanvrage kan op grond van oudere (merk-)rechten een oppositie ingediend worden. Deze procedure is relatief goedkoop en eenvoudig. Belangrijk is dat de inschrijvingen waarop een beroep wordt gedaan in orde zijn (juiste tenaamstelling en adressering) en dat er voldoende bewijs van gebruik aanwezig is, waaruit blijkt dat merken ouder dan 5 jaar normaal gebruikt zijn [zie merkregistratie onderhouden]. Ontbreekt dat bewijs van gebruik dan kan de merkhouder de vervallenverklaring van de inschrijving(en) van de opposant vorderen en wordt de oppositie van de hand gewezen met kostenveroordeling.

 

Doorhaling

Na inschrijving kan op grond van oudere (merk-)rechten een doorhalingsprocedure worden ingesteld bij het merkenbureau door iedere belanghebbende. Dit is een goedkopere procedure in vergelijking met een procedure voor de rechter. Ook hierbij dient rekening te worden gehouden met het bewijzen van gebruik als de merken waarop de procedure gebaseerd worden ouder zijn dan 5 jaar [zie merkregistratie onderhouden].

Er kan ook nog op basis van diverse andere gronden een doorhalingsprocedure worden ingesteld, zoals wanneer een merk de laatste 5 jaar niet gebruikt is, er sprake is van een beschrijvend, niet-onderscheidend, misleidend merk of wanneer een merk te kwader trouw is geregistreerd.

 

Algemeen

Een model of tekening is het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel (product) dat een gebruiksfunctie heeft. Voorbeelden van modellen zijn: een parfum- of limonadefles, bijzondere product-verpakking, serviesgoed, meubels, lampen, aparte straatstenen en schoenen. Tekeningen zijn tweedimensionaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld stofdessins, vloerbedekking of behangpatronen. In het algemeen wordt een inschrijving van beiden een modelregistratie genoemd.

 

Nieuwheid

Een model of tekening moet nieuw zijn. Het mag voor de aanvrage niet gepubliceerd zijn, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt, tenzij de openbaarmaking niet langer dan twaalf maanden voor de aanvrage heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de gelegenheid gegeven om alsnog een aanvrage te verrichten als dat niet meteen gedaan is.

 

Nieuwheid – bescherming buitenland

Er dient rekening mee gehouden te worden dat een aanvrage geweigerd kan worden in het buitenland als men ontdekt dat het model elders al ingeschreven is. Dit kan worden ondervangen door binnen 6 maanden na de eerste aanvrage een aanvraag in te dienen met behoud van prioriteit van de eerste aanvrage. De rechten op de nieuwe aanvrage gaan dan terug tot de datum van de eerste aanvrage.

 

Ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten

Er bestaan ook ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten in de Europese Unie. Dit recht ontstaat automatisch wanneer het model of de tekening voor het publiek beschikbaar is gesteld, waarna het recht drie jaar geldt.

 

Auteursrecht

Als de ontwerper toestemming geeft om zijn naam bij de modelinschrijving te vermelden dan draagt hij zijn auteursrechten automatisch over. Het is echter raadzaam dit ook in een overeenkomst vast te leggen om problemen te voorkomen.

 

Meervoudige modelregistratie

Verschillende tekeningen en modellen kunnen in één registratie worden opgenomen. Bijvoorbeeld diverse meubelstukken, schoenen, verpakkingen en serviesgoed. Er hoeft geen onderling verband te zijn met de diverse modellen. Zij kunnen afzonderlijk worden overgedragen of vernieuwd.

 

Opschorting van de publicatie van een model

De publicatie van een model kan 12 maanden worden uitgesteld om bijvoorbeeld te voorkomen dat concurrenten op de hoogte worden gebracht van het model.

 

Vernieuwen – Benelux / Europese Unie / Internationale registratie

Een registratie is 5 jaar geldig en kan steeds met 5 jaar verlengd worden totdat de modelregistratie 25 jaar oud is.

 

Vernieuwen – buitenland

De beschermingsduur van modelinschrijvingen wisselt per land. In sommige landen dienen jaarlijks taksen betaald te worden.

 

 Betrouwbaar bewijsmiddel…

Door een i-DEPOT te verrichten bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft u in geval van een conflict een betrouwbaar hulpmiddel in handen, waarmee u kunt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procedé op een bepaalde dag al bestond. Dit bewijsmiddel kan nuttig zijn in tal van situaties en is niet duur.

…maar geen intellectueel eigendomsrecht

Het i-DEPOT kan een belangrijke eerste stap in uw proces van innovatie zijn, bijvoorbeeld in het voortraject van een model- of octrooiaanvraag. Het zoeken van wettelijke bescherming, voor zover mogelijk, na de ontwerpfase blijft echter noodzakelijk.

Auteursrecht

Het auteursrecht is meestal ruimer dan het merk- of modelrecht. Het merkrecht is in beginsel beperkt tot de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven. Het auteursrecht daarentegen kan worden uitgeoefend tegen iedere verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde werk. Daarom is het van belang om het auteursrecht op een beeldmerk, vormmerk of een model aan de merk- of modeleigenaar over te dragen met behulp van een akte van overdracht.

 

Slagzinnen

Slagzinnen kunnen worden ingeschreven in het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame (GVR). Dit is een niet officieel register, maar rechters plegen er rekening mee te houden. Om een eventueel misbruik door derden te voorkomen is bescherming van uw slagzin raadzaam.

Algemeen

Door middel van een licentie geeft de merkhouder toestemming aan een ander om het merk te mogen gebruiken op producten of voor diensten die niet van de merkhouder afkomstig zijn. Inschrijving van de licentie in het merkenregister is nodig om ervoor te zorgen dat de licentienemer zelfstandig kan optreden tegen inbreuken en schadevergoeding kan eisen als daarvoor toestemming is gegeven door merkhouder. Dit geldt ook voor modelregistraties.

 

Internationale registraties

Licentieovereenkomsten kunnen in het internationale register worden ingeschreven, maar nationale wetten bepalen de geldigheid ervan.

Algemeen

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming gedreven wordt. Bij het kiezen van een nieuwe handelsnaam is het raadzaam een onderzoek te doen naar overeenstemmende handelsnamen en ook merken.

 

Het is ook verstandig om uit te zoeken of de domeinnaam nog vrij is als er ook een website aan verbonden zal worden en deze zo snel mogelijk te registreren.

 

Handelsnaam of merk

Bescherming van handelsnamen is beperkt tot het gebied waar zij bekend zijn. Zo kunnen in verschillende streken van ons land dezelfde handelsnamen door concurrenten gebruikt worden. Problemen ontstaan wanneer de één gaat uitbreiden in het territorium van de ander met als gevolg dat de handelsnaam veranderd moet worden. Met een merkregistratie wordt bescherming verkregen in de gehele Benelux, ook als het merk slechts lokaal gebruikt wordt. Daarom is het zinvol onderscheidende bestanddelen van een handelsnaam ook als merk in te schrijven.

Algemeen

Kwekersrecht valt ook onder intellectuele eigendomsbescherming en wordt toegekend aan degene die een plantenras zelf heeft gekweekt of heeft ontdekt en ontwikkeld. Om kwekersrecht te krijgen moet het ras voldoet aan de DUS-criteria (Distinct, Uniform and Stable): het ras onderscheidt zich van alle andere rassen, is uniform en bestendig (stabiel). Het kwekersrecht geeft aan de houder het alleenrecht voor de exploitatie van zijn ras.

 

Rasnaam – merk

Het kwekersrecht vervalt na een periode van 25 of 30 jaar afhankelijk van het soort gewas. Een rasnaam mag niet als merk ingeschreven worden. Het is daarom raadzaam om naast de geregistreerde rasnaam een andere naam als merk in te schrijven en die ook te gebruiken.

Aan- en verkoop van merken

Wij kunnen u assisteren bij de aan- en verkoop van merken.

 

Taxeren van merken

Het kan nodig zijn merken te laten taxeren om deze te kunnen verpanden in verband met financiering. Ter vermijding van fiscale kwesties bij overdrachten kan het zinvol zijn zich door middel van een taxatie van een (beëdigd) taxateur/makelaar in te dekken tegen vorderingen van de fiscus.

 

Gezondheidsregistratie

Geneesmiddelen mogen in Nederland slechts in het verkeer worden gebracht na registratie bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het CBG of EMA beoordeelt medicijnen om te bepalen of deze op de markt mogen komen, bewaakt de bijwerkingen en risico’s en stimuleert het juiste gebruik van medicijnen.

In het buitenland bestaan soortgelijke procedures, zogenaamde “health registrations” die ook voor dranken en levensmiddelen nodig kunnen zijn.

 

Trustee

Wij kunnen assisteren bij het oprichten van een rechtspersoon, zodat merken tijdelijk op deze naam kunnen worden geregistreerd. Dit kan van belang zijn om de concurrentie niet vroegtijdig op het spoor van nieuwe bedrijfsontwikkelingen te zetten of als er binnen een samenwerkingsverband nog onduidelijkheid is over de uiteindelijke merkhouder, maar het merk wel alvast dient te worden beschermd.

 

Gebruiksonderzoek

Het merkrecht vervalt in de meeste landen door niet-gebruik. Om de geldigheid van een merkrecht vast te stellen kan het nodig zijn om uit te zoeken of een merk in gebruik is. Ons kantoor was erkend door het ministerie van Justitie als particulier recherchebureau, maar dit heeft haar zin verloren door de expansie van het internet.